使用現(xiàn)有技術(shù)不構(gòu)成專利侵權(quán)
奉化成亞公司歷經(jīng)二年、五個(gè)官司 洗脫侵權(quán)嫌疑
使用現(xiàn)有技術(shù) 遭遇專利侵權(quán)指控
2012年8月23日，法院工作人員依夏某的申請(qǐng)到奉化成亞公司作證據(jù)保全，提取了成亞公司車間內(nèi)的幾個(gè)按摩座椅的氣閥。原來夏某在2005年10月17日申請(qǐng)了“組合式氣閥”的實(shí)用新型專利，其認(rèn)為成亞公司生產(chǎn)的氣閥侵犯了她的專利權(quán)，遂于2012年8月9日向法院起訴成亞公司專利侵權(quán)。成亞公司認(rèn)為該氣閥是臺(tái)資企業(yè)亞德客公司很早以前就已經(jīng)公開生產(chǎn)的產(chǎn)品，其沒有申請(qǐng)專利，夏某的丈夫張某曾在亞德客公司工作，估計(jì)是張某私下讓其妻子夏某申請(qǐng)了專利。后來，張某離開了亞德客公司，與丁某等合伙成立了晨?jī)|廠。成亞公司找到呂甲木律師，呂甲木律師經(jīng)分析后，建議成亞公司一邊向?qū)＠麖?fù)審委申請(qǐng)宣告夏某的專利無效；一邊申請(qǐng)法院向亞德客公司調(diào)取證據(jù)。因?yàn)闀r(shí)間緊急，成亞公司先以檢索到的一篇臺(tái)灣專利文獻(xiàn)作為現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)申請(qǐng)專利無效。另外，法院也從亞德客公司調(diào)取了2005年10月17日之前的該類氣閥圖紙。但由于時(shí)間久遠(yuǎn)，七、八年之前的產(chǎn)品實(shí)物已經(jīng)找不到了，相關(guān)的增值稅發(fā)票也無法找到。一審法院認(rèn)為，亞德客公司的圖紙和臺(tái)灣專利均沒有披露涉案專利的靜芯中空等技術(shù)特征，現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立，于2013年2月5日判決成亞公司侵犯夏某專利權(quán)，賠償20萬元。不久，專利復(fù)審委員會(huì)也認(rèn)為臺(tái)灣專利沒有全部披露涉案專利的技術(shù)特征，維持涉案專利有效。
提起關(guān)聯(lián)訴訟 為取證贏得時(shí)間
該案一審開庭后，成亞公司堅(jiān)信亞德客公司的產(chǎn)品在涉案專利申請(qǐng)日之前銷售的證據(jù)肯定找得到，但是需要時(shí)間。為此，說服晨?jī)|廠當(dāng)時(shí)的合伙人丁某以該專利權(quán)應(yīng)該屬于晨?jī)|廠的合伙人張某和丁某共有為由起訴夏某和張某。權(quán)屬糾紛案立案后，向法院申請(qǐng)中止侵權(quán)案件的審理。然一審法院未同意中止，最后二審的浙江省高級(jí)法院同意中止侵權(quán)案件的審理，等待權(quán)屬糾紛案的結(jié)果。2013年6月21日，法院認(rèn)為丁某與張某的合伙協(xié)議只有復(fù)印件、沒有原件，而且丁某陳述現(xiàn)在也已經(jīng)退伙，判決丁某敗訴。2013年11月5日，浙江省高級(jí)法院作出二審判決，駁回丁某上訴。此時(shí)，成亞公司一方一共已經(jīng)經(jīng)歷了四個(gè)官司，全部敗訴，呂甲木律師也面臨了空前的壓力，所有的希望只能寄托于省高院對(duì)侵權(quán)案件的二審判決。2013年8月份，成亞公司從北侖的奧森公司查到了2004年7月3日和2005年7月25日，亞德客公司和亞德客寧波分公司銷貨給奧森公司的增值稅發(fā)票，發(fā)票經(jīng)過國(guó)稅局認(rèn)證，發(fā)票上的產(chǎn)品型號(hào)與一審法院從亞德客公司調(diào)取的圖紙上的產(chǎn)品型號(hào)一致，同時(shí)申請(qǐng)2003年就開始在奧森公司任職工程部經(jīng)理的方某在省高院出庭作證。
四輸一贏 扭轉(zhuǎn)乾坤
2014年3月11日、5月14日，浙江省高院進(jìn)行了二次開庭審理，于2014年6月9日作出二審判決，撤銷原判，駁回夏某的訴訟請(qǐng)求。該二審判決認(rèn)為根據(jù)成亞公司提交增值稅發(fā)票，結(jié)合方某的證言以及奧森公司所作的說明，可以認(rèn)定奧森公司于2005年7月25日向亞德客寧波分公司購(gòu)買了型號(hào)為JV040-3的電磁閥500只。綜合考慮相關(guān)證據(jù)，可以認(rèn)定，亞德客公司在涉案專利申請(qǐng)日之前，已經(jīng)在市場(chǎng)上公開銷售具備圖號(hào)為“JV040-301B-A01”圖紙所載技術(shù)特征的電磁閥，該技術(shù)方案已為公眾所知悉。針對(duì)夏科蘋認(rèn)為，該圖紙沒有披露被訴侵權(quán)產(chǎn)品的“靜芯中空”等技術(shù)特征。法院認(rèn)為，該圖紙對(duì)“靜芯中空”等技術(shù)特征雖然沒有文字表述，但結(jié)合圖紙的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和機(jī)械制圖的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，可以看到圖紙中電磁閥也是靜芯中空。據(jù)上，該圖紙披露的技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的所有技術(shù)特征均相同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定成亞公司生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術(shù)。成亞公司就此提出的上訴理由成立，本院予以支持。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)小貼士
專利法第22條、23條、62條規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。其中新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中。本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。
律師點(diǎn)評(píng)：
最高法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例指導(dǎo)研究基地專家、寧波市律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)委主任，海泰律師事務(wù)所呂甲木律師認(rèn)為，在專利申請(qǐng)和專利訴訟中，應(yīng)該遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)于不管是自己還是其他人已經(jīng)公開出版、宣傳、生產(chǎn)、銷售、使用的現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計(jì)，不應(yīng)該去申請(qǐng)專利。在申請(qǐng)之前最好做一下查新檢索，查詢一下之前有沒有相同或近似的技術(shù)、外觀設(shè)計(jì)已經(jīng)申請(qǐng)了專利或者在出版物上公開發(fā)表。對(duì)于被他人起訴侵犯專利權(quán)的被告而言，收到傳票以后也不要慌張，沒必要馬上認(rèn)輸，可以委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢索一下原告的專利是否是現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)，是否存在無效的可能。對(duì)于企業(yè)而言，應(yīng)有保存收集證據(jù)的意識(shí)，將各個(gè)版本的原始圖紙存檔保留，開具的增值稅發(fā)票上應(yīng)該標(biāo)明產(chǎn)品的詳細(xì)型號(hào)，產(chǎn)品宣傳冊(cè)印上印刷日期，如有條件，最好把每一個(gè)產(chǎn)品的樣品也封樣保存，把行業(yè)內(nèi)的雜志、展會(huì)舉辦方提供的參展商品圖冊(cè)、各個(gè)年份的產(chǎn)品宣傳冊(cè)都應(yīng)該收藏保存。
浙江省高級(jí)人民法院
民 事 判 決 書
（2013）浙知終字第245號(hào)
上訴人（原審被告）奉化市成亞氣動(dòng)科技有限公司，住所地浙江省奉化市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)東江路7號(hào)。
法定代表人江軍，總經(jīng)理。
委托代理人（特別授權(quán)代理）呂甲木，浙江金漢律師事務(wù)所律師。
被上訴人（原審原告）夏科蘋。
委托代理人（特別授權(quán)代理）葛紅斌，浙江維知律師事務(wù)所律師。
上訴人奉化市成亞氣動(dòng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱成亞公司）因侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案，不服浙江省寧波市中級(jí)人民法院（2012）浙甬知初字第398號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于2013年3月26日立案受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理。在案件審理過程中，因案外人夏丁忠就涉案專利以張偉軍、夏科蘋為被告另案提起專利權(quán)權(quán)屬糾紛訴訟，而該案的審理結(jié)果直接影響到本案的實(shí)體審理，故本院根據(jù)成亞公司中止審理的申請(qǐng)于2013年6月5日裁定中止本案訴訟。浙江省寧波市中級(jí)人民法院于2013年6月21日對(duì)前述權(quán)屬爭(zhēng)議作出（2013）浙甬知初字第40號(hào)民事判決，駁回夏丁忠的全部訴訟請(qǐng)求。浙江省高級(jí)人民法院于2013年11月5日作出（2013）浙知終字第341號(hào)判決，維持浙江省寧波市中級(jí)人民法院一審判決。本院于2014年2月19日恢復(fù)訴訟，并于同年3月11日、5月14日公開開庭進(jìn)行了審理。上訴人成亞公司的法定代表人江軍及其委托代理人呂甲木，被上訴人夏科蘋的委托代理人葛紅斌到庭參加訴訟。因本案案情復(fù)雜，經(jīng)本院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，延長(zhǎng)本案審限。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：2005年10月17日，夏科蘋向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)名稱為“組合式氣閥”的實(shí)用新型專利，2006年11月29日國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)公告，專利號(hào)為ZL20052001××××.1（以下簡(jiǎn)稱涉案專利）。其權(quán)利要求1為：一種組合式氣閥，包括殼體，殼體內(nèi)設(shè)有線圈，線圈繞在支架上，支架內(nèi)部設(shè)有相配合的動(dòng)芯以及靜芯，靜芯中空，并且與動(dòng)芯之間通過彈簧連接，支架底端連接有充氣孔，其特征是所述的氣閥為2個(gè)及以上，每個(gè)氣閥的支架上還設(shè)有接頭與接座，接頭套接在相鄰氣閥上的接座內(nèi)部；接頭、接座內(nèi)部設(shè)有通孔，它們與支架內(nèi)部連通形成三通。2011年5月5日國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具的專利檢索報(bào)告顯示：該專利全部權(quán)利要求1-10符合專利法有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定。該專利現(xiàn)仍在有效期內(nèi)。
成亞公司系有限責(zé)任公司，成立于2012年4月16日，法定代表人為江軍，注冊(cè)資本為50萬元，其工商登記的經(jīng)營(yíng)范圍為：氣動(dòng)元件生產(chǎn)技術(shù)研究和開發(fā)，氣動(dòng)元件、按摩器材、太陽能熱水器配件、電子產(chǎn)品配件制造，加工。
成亞公司在阿里巴巴網(wǎng)站的公司網(wǎng)頁(yè)“公司介紹”處顯示成亞公司的前身為奉化市溪口雙雄機(jī)械配件廠，以做電磁閥鐵芯為主。自2005年11月，研發(fā)出第一只按摩椅電磁閥至2012年3月，累計(jì)生產(chǎn)銷售CY040、SX040電磁閥已突破500萬只。“供應(yīng)產(chǎn)品”處顯示產(chǎn)品單價(jià)約為100元，并顯示有廠家直供，可定做等字樣。
夏科蘋認(rèn)為成亞公司以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的，未經(jīng)其許可擅自制造、銷售、許諾銷售專利產(chǎn)品，侵害了其專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，遂于2012年8月9日訴至原審法院，請(qǐng)求判令成亞公司：1.立即停止侵害其享有的涉案專利權(quán)，即立即停止制造、銷售、許諾銷售落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的電磁閥產(chǎn)品（即按摩氣閥）；2.銷毀制造侵權(quán)產(chǎn)品的專用設(shè)備、模具及庫(kù)存侵權(quán)成品、半成品；3.賠償經(jīng)濟(jì)損失30萬元并承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。
成亞公司答辯稱：1.其已經(jīng)在答辯期內(nèi)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委）提交了宣告涉案專利權(quán)無效的請(qǐng)求，且已被受理，本案依法應(yīng)中止訴訟；2.被訴侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)施的系現(xiàn)有技術(shù)，寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱亞德客公司）于涉案專利申請(qǐng)日前已公開生產(chǎn)、銷售與涉案專利具備相同技術(shù)方案的產(chǎn)品，且中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)093203356號(hào)專利（以下簡(jiǎn)稱臺(tái)灣專利）已披露了涉案專利的技術(shù)特征，其不構(gòu)成侵權(quán)；3.即便構(gòu)成侵權(quán)，因其成立于2012年4月16日，生產(chǎn)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品數(shù)量極少，不應(yīng)承擔(dān)過高的賠償責(zé)任。請(qǐng)求駁回夏科蘋的訴訟請(qǐng)求。
成亞公司另以亞德客公司在涉案專利申請(qǐng)日前已公開銷售相同產(chǎn)品為由主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。根據(jù)成亞公司提交的證據(jù)，號(hào)碼為02466510的發(fā)票經(jīng)北侖區(qū)（開發(fā)區(qū)）國(guó)家稅務(wù)局認(rèn)證，真實(shí)性可以確認(rèn)，結(jié)合方萬克的證言以及奧森公司所作的說明，可以認(rèn)定奧森公司于2005年7月25日向亞德客寧波分公司購(gòu)買了型號(hào)為JV040-3的電磁閥500只。原審法院調(diào)取的亞德客公司關(guān)于電磁閥產(chǎn)品的圖紙中，有名稱為“JV040-3電磁閥組合圖”、圖號(hào)為“JV040-301B-A01”、制圖時(shí)間為2005年4月20日的圖紙可以與上述發(fā)票中的產(chǎn)品型號(hào)相對(duì)應(yīng)。夏科蘋雖對(duì)圖紙的制圖時(shí)間和型號(hào)與發(fā)票的對(duì)應(yīng)關(guān)系存有異議，但沒有提出可以推翻制圖時(shí)間以及型號(hào)對(duì)應(yīng)唯一性的證據(jù)予以證明，因此上述圖紙可以與發(fā)票互相印證，相對(duì)具有客觀性。綜合考慮相關(guān)證據(jù)，可以認(rèn)定，亞德客公司在涉案專利申請(qǐng)日之前，已經(jīng)在市場(chǎng)上公開銷售具備圖號(hào)為“JV040-301B-A01”圖紙所載技術(shù)特征的電磁閥，該型號(hào)為JV040-3電磁閥的技術(shù)方案已為公眾所知悉，上述圖紙所載產(chǎn)品的技術(shù)特征可以作為現(xiàn)有技術(shù)與被訴侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)。經(jīng)比對(duì)，夏科蘋認(rèn)為，該圖紙沒有披露被訴侵權(quán)產(chǎn)品的“靜芯中空”、“接頭、接座與支架內(nèi)部連通形成三通”的技術(shù)特征，對(duì)該圖紙披露的其他技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品一致沒有異議。本院認(rèn)為，該圖紙對(duì)“靜芯中空”、“接頭、接座與支架內(nèi)部連通形成三通”的技術(shù)特征雖然沒有文字表述，但結(jié)合圖紙的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和機(jī)械制圖的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，可以看到：圖紙中序號(hào)為8的部件對(duì)應(yīng)的即是靜芯部件，該部件的兩邊繪有剖面線代表有制作材料，中間留白代表沒有材料，上述的繪圖表示該部件的中間是空心的；圖紙中序號(hào)為18的部件對(duì)應(yīng)的是接頭，其套接在接座上，接頭、接座以及支架的兩側(cè)都繪有剖面線，中間留白，如前所述這表示接頭、接座和支架的中間都是空心的，接座與支架相交的地方畫有相貫線，代表兩者是貫通的，因此從圖上可知接座與支架貫通、接座與接頭貫通，三者之間可以形成連通。據(jù)上，該圖紙披露的技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的所有技術(shù)特征均相同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定成亞公司生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術(shù)。成亞公司就此提出的上訴理由成立，本院予以支持。
另，關(guān)于成亞公司提出的原審法院未啟動(dòng)鑒定程序?qū)俪绦蜻`法及其適用現(xiàn)有技術(shù)比對(duì)原則錯(cuò)誤的問題。本院認(rèn)為，鑒定的目的系為查明案件事實(shí)的專門性問題，如果憑借現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定該事實(shí)，法院可以不支持當(dāng)事人的鑒定申請(qǐng)，因此原審法院未啟動(dòng)鑒定程序并無不當(dāng)。而對(duì)于成亞公司對(duì)原審判決有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯審查提出的異議，本院在前文已作出具體評(píng)述，在此不再贅述。
關(guān)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)二
由于成亞公司使用的是現(xiàn)有技術(shù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)專利法》第六十二條之規(guī)定，“在專利侵權(quán)糾紛案件中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)”，因此成亞公司無需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，故本院對(duì)本爭(zhēng)議焦點(diǎn)無需再行評(píng)述。
綜上，本院認(rèn)為，夏科蘋的涉案專利權(quán)被授予后，在其有效期內(nèi)，任何單位或個(gè)人未經(jīng)其許可，都不得實(shí)施其專利，但成亞公司在本案中提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，本院對(duì)其不侵權(quán)主張予以支持。因成亞公司在二審中提交的新證據(jù)致本案事實(shí)出現(xiàn)變化，故本院依法予以改判。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)專利法》第二十二條第五款、第六十二條，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷浙江省寧波市中級(jí)人民法院（2012）浙甬知初字第398號(hào)民事判決；
駁回夏科蘋的全部訴訟請(qǐng)求。
本案一審案件受理費(fèi)5800元，二審案件受理費(fèi)4300元，均由夏科蘋負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 徐燕如
代理審判員 李 臻
代理審判員 陳 宇
二〇一四年六月九日
書 記 員 潘曉靈