專利侵權判定實務及裁判新規則講座實錄

2022年5月16日，為提高我省律師辦理專利侵權糾紛案件的能力，幫助相關企業單位進一步了解專利侵權判定的規則，掌握專利保護策略及專利維權工作實務，浙江省律師協會、中國計量大學聯合推出了知識產權巡回宣講活動第十二場線上宣講，由杭州知識產權法庭四級高級法官黃斯蓓作《專利侵權判定實務及裁判新規則》的線上專題講座。

黃斯蓓，杭州知識產權法庭四級高級法官，從事知識產權審判十余年，審結各類知識產權案件2000余件，審理的案件包括了各類大型機械設備、精密儀器、醫療器械、光電材料等技術類案件以及涉“3M”“戴森”“阿里云”“菲拉格慕”、“聯想”“中糧”“茅臺”等知名商標侵權案件，全國首例平臺訴經營者不正當競爭案、首例QQ賬號交易不正當競爭案、首例惡意投訴不正當競爭案、涉網易、騰訊網絡著作權侵權案件等新類型案件，以及杭州知識產權法庭成立以來的全部行政訴訟案件，撰寫的裁判文書、案例分析被評為優秀裁判文書、全國優秀案例分析。

本次講座黃法官從專利侵權判定的法律依據及審理思路出發，講解了專利侵權的判定方法，如何確定專利權的保護范圍，如何對權利要求進行解釋，進而明確專利侵權判定遵循全面覆蓋原則，對相同侵權和等同侵權進行了詳細說明，最后黃法官結合案例對司法實踐中常見的專利侵權抗辯事由進行了講解。

 

一、專利侵權判定概述

《專利法》第十一條規定，發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。

因此，專利侵權判定的構成要件是具有專利權基礎、未經專利權人許可、具有生產經營目的、實施了受專利法規制的行為、沒有法定抗辯事由。黃法官指出，律師朋友還需要了解法官的裁判思路，才能在面對當事人出具咨詢意見書時給出最優方案。

專利侵權判定的法官審理思路是：

第一、確定原告據以起訴的專利權利要求并對其內容進行解釋，首先要看的是專利權的效力，主要考慮專利年費有沒有繳納，有沒有經過無效宣告程序，對于外觀設計和實用新型，由于沒有經過實審，法院往往會額外要求提供專利權評價報告，如果是被許可人起訴，許可方式、許可期限、許可內容都是法院會重點審查的對象。確定專利權的效力之后，下一步要確定專利權的保護范圍，也就是權利要求的解釋。

第二、確定被告所實施的技術方案，也就是固定被訴侵權技術方案。

第三、判斷被訴技術方案是否落入專利權保護范圍，比較被訴侵權技術方案與原告主張的權利要求中的技術方案是否構成相同或者等同。

第四、確定被告的行為類型，原告應明確被告具體實施了哪些受專利法規制的行為類型，比如制造、使用、銷售、許諾銷售、進口等直接侵權行為，或者對這類侵權行為直接故意的教唆、幫助，也就是間接侵權行為。法官審理后如果認為被告的被訴行為無法歸納到上述行為，則會直接駁回原告的訴訟請求。

第五、判斷被告的抗辯是否成立，被告的抗辯成立與否，直接關系到原告的訴訟請求能否得到支持，以及被告的責任應當如何承擔。

第六、確定被告的責任，這一步要根據原告的具體訴訟請求，確定被告的責任類型，如停止侵權、賠償損失等等。

黃法官總結，以上就是法官審理專利侵權案件的一個基本思路，但實踐中并非機械按照上述審理思路展開，也是可以靈活掌握的。例如，如果現有技術抗辯成立的話，法院也可能省略侵權判定環節，直接認定侵權不成立。

  

二、專利侵權判定方法

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第一條規定，權利要求書有兩項以上權利要求的，權利人應當在起訴狀中載明據以起訴被訴侵權人侵犯其專利權的權利要求。起訴狀對此未記載或者記載不明的，人民法院應當要求權利人明確。經釋明，權利人仍不予明確的，人民法院可以裁定駁回起訴。

因此，原告首先應明確專利權的保護范圍，也就是據以起訴的具體權利要求。

（一）專利權保護范圍的確定

黃法官指出，確定專利權的保護范圍，通常會涉及到下面幾個問題：

首先，是對技術特征的劃分，技術特征是指在權利要求所限定的技術方案中，能夠相對獨立地執行一定的技術功能、并能產生相對獨立的技術效果的最小（或較小）技術單元或單元組合。關于技術特征劃分的影響，黃法官談到，如果沒有恰當劃分技術特征，導致技術特征劃分過細，就容易導致被訴技術方案缺乏技術特征而錯誤認定侵權不成立，不適當地限縮專利權的保護范圍。

關于技術特征的劃分步驟，黃法官總結，第一、理解專利權利要求整體技術方案的發明目的和所實現的技術效果；第二、分割出實現整體技術效果的各個技術環節，這些技術環節應具有對于獨立的功能所體現的作用；第三、通過對被訴技術方案的理解，劃分技術特征。在（2021）最高法知民終1753號案件中，權利要求中記載“所述的電壓槽是耐高壓、表面電場弱的電壓槽結構；所述電壓槽兩側壁的上沿均設置有臺階結構；所述電壓槽側壁的上沿設置有二級臺階結構”，而被訴侵權產品電壓槽的兩側壁的上沿設置有一級臺階結構，但沒有設置二級臺階結構。一審法院認為，設置臺階結構有“均”字，而二級臺階結構沒有要求“均”設置，因此所述電壓槽的上沿設置有臺階結構即是其創新點，并不強求一定要有二級臺階結構，被訴侵權產品因此落入專利權保護范圍。二審法院認為，從權利要求的撰寫來看，二級臺階結構的技術特征是對臺階結構技術特征的進一步限定，從涉案專利的說明書內容來看，臺階結構的技術特征是涉案專利為了解決晶閘管芯片的結終端結構耐壓值低、正反向電壓嚴重不對稱問題的一個總的發明構思和技術手段，而二級臺階結構技術特征是對前述總的發明構思和技術手段的進一步具體化，從涉案專利的審查檔案來看，臺階結構技術特征及二級臺階結構技術特征為原申請文本權利要求2、4，專利權人在答復創造性的審查意見時，將上述兩技術特征合并到原獨立權利要求1，根據本領域的現有技術及當事人確認，在設置臺階結構時，兩側臺階結構的級數應當是一致的。綜上可以確定，二級臺階結構是對臺階結構技術特征的進一步限定，故本案在技術比對時，應將臺階結構與二級臺階結構劃分為一個技術特征單元進行比對。

黃法官總結，這個案例充分給我們展示了在對權利要求進行解釋，對技術特征進行劃分的時候，我們應從哪些方面來理解、分析一個整體技術方案應包含的技術特征。對于權利要求書的解釋，應當以說明書為依據，在厘清各技術要素之間關系的基礎上劃分技術特征。一個技術要素屬于對另一個技術要素的進一步限定的，應當劃歸為一個技術特征。

（二）權利要求解釋原則

其次，關于權利要求的解釋，主要涉及專利權有效原則、公平原則、折中原則和符合發明目的原則。

關于專利權有效原則，黃法官表示，在權利人據以主張的專利權未被宣告無效之前，其權利應予保護，不得以該專利權不符合專利法相關授權條件、應被宣告無效為由作出裁判。黃法官進一步介紹，司法實踐中經常有被告提出涉案專利應被無效這樣的抗辯理由。法院通常會向被告釋明其應向專利無效與復審審理部提出專利無效宣告請求。如果被告堅持抗辯理由，而又不提起無效宣告請求的話，法院會基于專利權有效原則繼續審理。在專利侵權案件中，法院到底能不能審理專利權效力其實是一個討論很多的話題。我國是二元體制，法院審理專利侵權案件，國知局審理專利無效案件，這個模式的弊端是程序時間較長。因此有觀點認為，為促進知識產權案件審理效率，有必要在專利侵權訴訟中引入專利無效抗辯制度。黃法官認為，如果把視野放寬一點，國際上很多國家和地區都規定了法官可以直接對被告提出的專利無效抗辯事由進行審查并作出審判。實際上最高院曾在判例中認為，被訴侵權人就專利權效力穩定性提出的抗辯，人民法院并非不進行任何意義上的審查。在現行法律框架下，宣告專利權無效的請求由國務院專利行政部門負責審查。在審理專利民事侵權案件時，針對被訴侵權人提出的專利權效力的特定質疑或抗辯，人民法院只進行有限審查，其目的在于審查專利權人是否具有訴權的基礎，并不對專利權的效力作出判決，包括被訴侵權人在內的社會公眾仍然可以向國務院專利行政機關請求宣告涉案專利權無效。因此，在侵害專利權糾紛案件中，被訴侵權人提出現有技術抗辯，同時以涉案專利權效力不穩定，不應受法律保護為由提出不侵權抗辯，人民法院可以從權利救濟角度，優先審查現有技術抗辯，同時對專利權權利狀態進行有限且適當的審查。

關于公平原則，不僅要充分考慮專利對現有技術所做的貢獻，還要兼顧社會公眾的信賴利益，不能把不應納入保護的內容解釋到權利要求的范圍中。黃法官解釋，對于不應納入保護范圍的內容，主要包括兩種情況，一種是專利所要克服的技術缺陷的技術方案，另一種是屬于現有技術的技術方案。

關于折中原則，在解釋權利要求時，應當以權利要求記載的技術內容為準，根據說明書及附圖、現有技術、專利對現有技術所做的貢獻等因素合理確定專利權的保護范圍。既不能將專利權的保護范圍拘泥于權利要求的字面含義，也不能將專利權的保護范圍擴展到本領域技術人員在專利申請日前通過閱讀說明書及附圖后需要經過創造性勞動才能聯想到的內容。黃法官解釋，權利要求是文字形成的，而文字表達出來的意思可能與實際含義存在出入，折中原則就是在文字含義與實際含義之間找到平衡點的一個原則。

最后是符合發明目的原則，在確定專利權保護范圍時，不應將不能實現發明目的、效果的技術方案解釋到權利要求的保護范圍中，即不應當將本領域普通技術人員在結合本領域的技術背景的基礎上，在閱讀了說明書及附圖的全部內容后，仍然認為不能解決專利的技術問題、實現專利的技術效果的技術方案解釋到專利權的保護范圍內。黃法官解釋，符合發明目的原則，是要將不屬于發明人對現有技術貢獻的內容排除出專利權的保護范圍。  

關于實踐中如何對權利要求進行解釋，黃法官談到，主要參照內部證據和外部證據，內部證據主要包括專利說明書及附圖、專利審查檔案、生效的專利確權裁判文書所記載的內容；外部證據包括工具書、教科書等公知文獻及本領域技術人員的通常理解。

（三）功能性技術特征的裁判規則

關于功能性技術特征，是指在權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，通常是指對于結構、組分、材料、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征。黃法官總結了兩種排除功能性技術特征的情形，第一種是以功能或者效果性語言表述，已經成為本領域技術人員普遍知曉的技術術語，或以功能或者效果性語言表述，僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的技術特征，第二種是使用功能性或者效果性語言表述，但同時也用相應的結構、組分、材料、步驟、條件等特征進行描述的技術特征。在（2019）最高法知民終2號案件中，權利要求記載“在所述關閉位置，所述安全搭扣（74）面對所述鎖定原件（60）延伸，用于防止所述鎖定原件（60）的彈性變形，并鎖定所述連接器（42）”。該案爭議焦點在于上述特征是否屬于功能性技術特征以及被訴侵權產品是否具備上述特征。最高院認為，如果某個技術特征已經限定或者隱含了發明技術方案的特定結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，即使該技術特征還同時限定了其所實現的功能或者效果，原則上亦不屬于司法解釋所稱的功能性特征。本案中，本領域技術人員可以理解，“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”，在延伸部分與鎖定元件外表面的距離足夠小的情況下，就可以起到防止鎖定元件彈性變形并鎖定連接器的效果。因此，前述技術特征既限定了特定的方位和結構，又限定了該方位和結構的功能，且只有將該方位和結構及其所起到的功能結合起來理解，才能清晰地確定該方位和結構的具體內容。這種“方位或者結構+功能性描述”的技術特征雖有對功能的描述，但是本質上仍是方位或者結構特征，不是功能性特征。

最后，黃法官從審判實踐中提煉了以下幾點功能性特征的裁判規則：

第一，在實用新型專利中，說明書及附圖所載，為實現功能性特征所限定的功能、效果不可缺少的形狀構造類特征和非形狀構造類特征，均對該功能性特征具有實質限定作用，在判定侵權時應予以考慮。

第二，在專利技術方案存在多種使用環境的情況下，結合說明書記載的具體實施方式確定功能性特征的內容時，應當從本領域技術人員角度，區分具體實施方式中為實現該功能或者效果不可缺少的技術特征和因使用環境不同而產生的適應性技術特征，適應性技術特征通常不屬于功能性技術特征。

第三，以功能或者效果性語言表述，已經成為本領域普通技術人員普遍知曉的技術術語，或以功能或者效果性語言表述，且僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的技術特征。

第四，使用功能性或者效果性語言表述，但同時也用相應的結構、組分、材料、步驟、條件等特征進行描述的技術特征。

第五，對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院在結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式確定該技術特征的內容時，應將各種具體實施方式分別、并列地作為該功能性特征的內容。

第六，判斷是否屬于功能性特征的內容，應重點審查相關實施方式能否實現該功能。相關實施例是否屬于功能性特征的內容，應當緊扣能否實現相關功能或者效果這一前提基礎進行分析。不能將說明書和附圖中涉及的所有實施方式都納入功能性特征的內容，更不能僅憑某一圖例就簡單認定屬于功能性特征內容。

（四）使用環境特征的認定

關于使用環境特征，是指權利要求中用來描述發明所使用的背景或者條件的技術特征，黃法官表示，寫入權利要求的使用環境特征對專利權的保護范圍具有限定作用。被訴侵權技術方案能夠適用于權利要求記載的使用環境的，應當認定被訴侵權技術方案具備了權利要求記載的使用環境特征，而不以被訴侵權技術方案實際使用該環境特征為前提。但是，專利文件明確限定該技術方案僅能適用于該使用環境特征，有證據證明被訴侵權技術方案可以用于其他使用環境的，則被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。黃法官在講解了兩個具體案例后，針對權利要求的撰寫提出了建議，有些時候代理人出于與現有技術進行區別或對技術方案清楚性、完整性的考慮，都有可能在撰寫時寫入使用環境特征，如果因此會影響授權后的侵權比對，則需要小心謹慎一些。

（五）專利侵權判定原則

之后，黃法官談到了侵權判定原則，目前遵循的是全面覆蓋原則，之前司法實踐中還出現過多余指定原則，主要是指對于權利要求只考慮必要技術特征，而不考慮非必要技術特征，這使得權利要求的保護范圍界限不清晰，因此已被摒棄。

全面覆蓋原則包括相同侵權和等同侵權。相同侵權很好理解，主要情形包括文字表述完全相同、屬于上下位概念、增加了其他技術特征。對于等同侵權，黃法官指出等同侵權的四要素是基本相同的手段，基本相同的功能，基本相同的效果，無需創造性勞動就能想到。為避免等同侵權范圍的不當擴大，損害公共利益，在認定是否構成等同侵權時，需要通過適用捐獻原則、禁止反悔原則、明確排除原則、可預見性原則進行限制。

具體而言，捐獻原則主要是指僅在說明書中記載，在權利要求書中未進行記載的技術方案，不能包括在權利要求的保護范圍內，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。黃法官解釋之所以要設置捐獻原則，還是出于對專利權公示公信效力的考慮，對于沒有寫入權利要求的技術方案，應視為權利人對該技術方案的放棄。

禁止反悔原則是指在專利授權或者無效程序中，專利申請人或專利權人通過對權利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護范圍，在侵犯專利權訴訟中確定是否構成等同侵權時，禁止權利人將已放棄的內容重新納入專利權的保護范圍。黃法官指出，在適用禁止反悔原則時，有兩個問題需要考慮，第一是法院能否主動適用，第二是是否以陳述或者修改被審查員采用為適用前提。對于第一個問題，有觀點認為作為抗辯主張，應以被告提出為前提，法院一般不應主動適用，這是對當事人訴權的尊重。黃法官認為，在認定是否構成侵權時，即使被控侵權人沒有主張適用禁止反悔原則，人民法院根據業已查明的事實，通過適用禁止反悔原則對等同范圍予以必要的限制，以合理的確定專利權的保護范圍。黃法官補充到，雖然法院可以主動適用，但相應的證據仍應由原告進行舉證。對于第二個問題，司法解釋已經釋明，只有陳述或者限縮性修改被審查員采用的，才可以適用。

明確排除規則，被訴侵權技術方案屬于說明書中明確排除的技術方案或者屬于背景技術中的技術方案，權利人不應主張該技術方案構成等同侵權。解釋權利要求時，不能把涉案專利明確排除的技術方案解釋入權利要求的保護范圍。

可預見性規則，是指對于專利申請時，本領域普通技術人員普遍知曉卻沒有記載在權利要求和說明書中的可替代性的技術方案，不應以等同原則將其重新納入專利權的保護范圍，否則會有損公眾對專利權保護范圍確定性和可預見性的信賴。為了盡可能不適用該規則而把某些技術手段排除出保護范圍，黃法官建議，代理人可以將知曉的多種可實施手段盡量都寫到權利要求和說明書中，這樣在進行侵權比對時也有解釋空間。

 

三、專利侵權抗辯

根據抗辯目的不同，黃法官將抗辯手段分為：專利權效力抗辯、濫用專利權抗辯、不侵權抗辯、不視為侵權抗辯、現有技術/設計抗辯、合法來源抗辯、不停止侵權抗辯、先用權抗辯。在具體案件中，被訴侵權人可以合理適用各種抗辯手段。

對于實踐中比較常用的現有技術/設計抗辯和先用權抗辯，黃法官進一步做了介紹。

現有技術抗辯，是指被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者等同，或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的，應當認定被訴侵權人實施的技術屬于現有技術，被訴侵權人的行為不構成侵犯專利權。

黃法官指出，對于現有技術抗辯的審查，首先要確定被訴侵權技術方案中被指控落入專利權保護范圍的技術特征，然后再判斷現有技術中是否公開了與之相同或無實質性差異的技術特征，或者所屬技術領域的技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合。從上述審查原則可以看出，現有技術/設計抗辯的審查使用的是單一性原則和全面覆蓋原則。現有技術抗辯的難點在于證據的尋找，黃法官建議當事人在主張現有技術/設計抗辯時應在一、二審階段提出，以免錯過舉證期限。

先用權抗辯，是指在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的，不視為侵犯專利權。黃法官指出之所以規定先用權抗辯，是對在先申請原則的一種限制，而對于如何認定“已經作好制造、使用的必要準備”，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》規定了兩種情形，一是已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件；二是已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。