貼牌加工中的商標專利侵權認定思路講座綜述
2022年4月26日是第22個世界知識產權日，今年的主題是“知識產權與青年：銳意創新，建設未來”。為了增加全社會尊重和保護知識產權的意識，由浙江省律師協會、中國計量大學主辦，浙江省律協知識產權專業委員會、中國計量大學法學院、知識產權學院承辦的第五場浙江省知識產權巡回宣講活動于4月26日晚上舉辦，并由浙江省律師協會知識產權專業委員會主任呂甲木作《貼牌加工中的商標專利侵權認定思路》的線上直播講座，講座由省律師協會知識產權專業委員會秘書方靜主持，當晚共有1200多人次觀看了宣講。
呂甲木系浙江海泰律師事務所高級合伙人，兼任浙江省律師協會知識產權專業委員會主任，浙江省法學會知識產權法學研究會副秘書長，全國律協知識產權專業委員會委員，民革寧波市委會法制委主任。被聘為“最高人民法院知識產權案例指導研究（北京）基地專家”“最高人民檢察院民事行政檢察咨詢網專家”“浙江省商業秘密領域智庫專家”，獲得“浙江省知識產權宣講活動先進個人”“浙江省優秀專業律師（知識產權類）”“寧波市十佳律師”等榮譽。自2001年從事律師職業以來，承辦的案件多次入選最高人民法院公報，全國法院50大知識產權典型案例，浙江法院、寧波法院、臺州法院10大知識產權保護案件、寧波市10大知識產權事件。出版了著作《侵權法原理與判例研究》和《知識產權保護理論與判例研究》；撰寫了10多篇知識產權論文分別在《中華商標》《中國知識產權》《寧波大學學報》《中國知識產權報》《寧波日報》等報刊發表，或被評為中華全國律師協會知識產權律師2011、2013、2015、2016、2017、2018年會十佳論文。其中《論商標權保護的界限——以涉外定牌加工商標侵權問題為視角》一文在由中華全國律師協會、中國審判理論研究會、中國知識產權研究會主辦的中國知識產權實務論壇（2011）被評為十佳論文，補充細化版發表于知識產權出版社2017年5月出版的《知識產權保護理論與判例研究》一書上；《加工貿易中的專利侵權問題研究——以專利產品的制造者為視角》在中華全國律師協會知識產權專業委員會2013年年會上被評為十佳論文。
講座整體主要由3部分組成：第一部分為貼牌加工的法律屬性；第二部分為涉外定牌加工商標侵權認定思路；第三部分為貼牌生產中的專利侵權認定思路。
第一部分 貼牌加工的法律屬性
在貼牌加工的法律屬性環節，呂甲木首先介紹了貼牌加工的概念。貼牌加工，又稱貼牌生產、定牌加工、代工生產，主要的表現形式為OEM、ODM。作為貼牌生產典型形式的OEM、ODM最核心的就是品牌擁有商委托加工廠生產加工產品并標注品牌擁有商的商標。因為，加工廠是根據品牌擁有商的委托或指示加工生產產品的，所以這種貼牌生產委托加工合同的法律性質就是承攬合同。貼牌生產合同與買賣合同存在著本質的區別，實務尤其要注意貼牌生產合同與定牌買賣合同的區別，不能混為一談。實務中也要注意區分貼牌生產合同與商標許可合同。在貼牌生產中，作為商標使用權擁有人的定作人是產品的法定制造商，自主銷售，自負盈虧，獨立承擔產品責任，而作為加工承攬人無權銷售、處分加工產品，只負有交付加工產品給定作人的義務；而在商標使用許可中，被許可方對許可使用商標的產品，自主銷售，自負盈虧，獨立承擔產品責任，是產品的制造者，商標許可人只負責收取商標許可使用費，且事實上對產品本身不負責。
第二部分 涉外定牌加工商標侵權認定思路
在涉外定牌加工商標侵權認定思路中，呂甲木首先分析了最高人民法院民三庭（知識產權審判庭）自本世紀以來各位庭長在位期間的涉外定牌加工商標侵權的司法政策和案例，然后講解了涉外定牌商標侵權判定的基本原則、構成要件、判斷標準建議。
一、涉外定牌加工的司法政策和案例
（一）蔣志培庭長時期
2000年8月至2008年8月蔣志培法官擔任最高人民法院民三庭（知識產權審判庭）第二任庭長。在此期間，深圳中院2001年審結的耐克訴銀興制衣案、廣東高院2006年審結的泓信公司訴廣州海關案、浙江高院2005年審結的瑞寶公司訴永勝公司案均以商標具有地域性為由判決涉外定牌加工構成商標侵權。但當時的北京高院在解答中以不構成混淆為由認為不構成侵權。蔣志培庭長、廣東高院林廣海庭長、深圳中院祝建軍法官在2007年、2008年期間發表的文章認為根據地域性原則，涉外定牌加工構成商標侵權；與此不同的是北京高院的程永順庭長在2008年撰文表示涉外定牌加工不構成混淆，中國的加工廠相當于國外品牌商的車間、全部出口到國外，不會給國內商標權人造成實際損失，不構成侵權。而浙江高院成立了涉外定牌生產商標侵權問題的課題組，在2008年發表的課題報告認為根據現行法律和司法解釋，應區別對待，商標和類別均相同的無須考慮混淆因素構成侵權；如果是近似或類似的，要考慮混淆因素，全部出口到國外，可以認定不構成侵權。
（二）孔祥俊庭長時期
2008年9月至2009年8月，孔祥俊法官以副庭長主持工作，2009年9月-2014年8月擔任最高人民法院知識產權審判庭第三任庭長。由于實務界與學術界對于涉外定牌加工是否構成商標侵權爭論激烈，加之2008年亞洲金融危機的影響，為此有關方面于2009年1月7日至9日舉辦了“金融危機下的我國知識產權司法保護政策——知識產權審判如何應對金融危機對實體經濟的沖擊暨服務外包法律論壇”。在是次論壇上，國家工商總局商標局呂志華認為定牌加工屬于商標使用，執法時無需考慮明知和是否造成損害；海關總署李群英認為與工商的執法標準一致，建議修法確定商標使用標準和增加損害標準；北京高院陳錦川認為如有境外權利人的明確委托，則不混淆，不構成侵權；廣東高院林廣海認為對承攬人適當放寬標準，無明顯過錯免賠償責任；浙江高院高毅龍重申了浙江高院2008年課題報告的應區別對待的觀點；福建高院吳新民認為應區別對待，近似、類似的判斷從嚴，侵權的賠償合理費用，有正當理由的不構成侵權。最高人民法院的法官在該次會議上沒有表態，但在2009年4月21日公布的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題意見》中提出要“妥善處理當前外貿‘貼牌加工’中多發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。”2010年7月1日，最高人民法院辦公廳在回復海關總署《關于對〈‘貼牌加工’出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中認為：貼牌加工的商標只在境外起到識別商品來源的功能，在境內不發揮識別來源的功能，不會導致混淆誤認，不構成侵權?？紫榭⊥ラL在2014年6月18日的《人民法院報》上發表“新修訂的商標法適用的幾個問題（上）”的論文，認為附加委托人商標的涉外貼牌未造成損害，不屬于商標法第48條起到識別功能的商標使用。
同時，在司法實踐中，上海高院2009年審結的玖麗得案件中認為未在中國境內銷售，中國的相關公眾不會接觸到涉案產品，不會造成相關公眾的混淆和誤認，所貼商標只是在境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別來源的功能。福建高院2007年審結的雨果博斯案認為中國的相關公眾在國內沒有機會接觸，不可能造成混淆和誤認，不會對國內權利人市場帶來任何實質性損害，不應認定為商標法意義上的商標實際使用行為，實際使用人應為定作人意大利公司，不論是否侵權，其法律責任均由意大利公司承擔。但福建高院在2008年審結的“PIMA”案中認為容易導致混淆和誤認，構成近似侵權，但因出口的運動鞋被廈門海關扣留而未實現出口，故雖然實施了侵權行為，但侵權經濟損害后果尚未發生，即對商標權人的聲譽、市場份額或者銷售收入等利益并未造成實際損害，改判賠償維權費用。廣東高院2011審結的鱷魚恤案中認為不宜一概認為侵權或不侵權，因區別處理，本案商標并不相同，利富公司履行了必要的注意義務，未在中國國內市場發揮識別來源的功能，識別功能未受到損害，判決不侵權。而之后最高人民法院提審再審的亞環案，首次由最高司法機構對涉外定牌加工是否構成商標侵權作出正面回應。該案一審寧波中院在2011年判決認為掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產品說明書上均帶有“PRETUL”商標，構成近似，不混淆，不構成侵權；而掛鎖包裝盒上則均標有“PRETUL及橢圓圖形”商標，屬于相同商標，構成侵權。其主要依據為浙江高院2008件的課題報告。二審浙江高院在2012年判決認為根據地域性原則，全部構成侵權。2014年1月，最高院決定提審該案，并于2015 年 11 月 26 日作出（2014）民提字第38號民事判決認為：再審申請人根據墨西哥的儲伯公司的授權,使用“PRETUL”相關標識的行為,在中國境內僅屬物理貼附行為,為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件,在中國境內并不具有識別商品來源的功能。因此,亞環公司在委托加工產品上貼附的標識,既不具有區分所加工商品來源的意義,也不能實現識別該商品來源的功能,不具有商標的屬性,該公司在產品上貼附標識的行為不能被認定為商標意義上的使用行為。
（三）宋曉明庭長時期
2014年8月至2019年8月宋曉明庭長從最高人民法院負責商事審判的民二庭庭長轉任民三庭（知識產權審判庭）庭長。宋庭長在2015年4月23日《人民法院報》發表的知識產權司法政策中，針對定牌加工表示“司法要考慮我國經濟發展的階段性、定牌加工的法律屬性、社會共識等因素，穩妥地加以解決，不能超越現實和急躁冒進”。于此同時，在東風柴油機商標案中，一審常州中院在2014年判決認為不起到識別商品來源的作用，不屬于商標使用，不構成侵權；二審江蘇高院在2015年判決認為東風為馳名商標，被訴侵權人未盡到合理注意與避讓義務，造成實質性損害，構成侵權。2016年最高院提審再審該案，并于2017年12月28日作出再審判決，認為不構成混淆，也不會造成實質損失，不構成侵權。
（四）胡仕浩庭長、林廣海庭長時期
胡仕浩法官自2019年12月28日至2021年2月28日任最高院知識產權審判庭庭長。林廣海法官自2016年11月起任最高院知識產權審判庭副庭長、2019年9月起主持工作，2021年4月起任庭長。在此時期，誕生了“本田案”這一新的風向標案件。一審昆明中院認為因被訴商標與授權的國外注冊商標并不完全一致，不屬于涉外定牌加工，構成商標侵權。二審云南高院認為不進入中國市場銷售,中國境內的相關公眾不可能接觸到該產品,因此不存在讓中國境內的相關公眾產生混淆的問題，沒有損害本田株式會社的實際利益,即不具備構成商標侵權的基礎要件。最高院于2018年9月14日作出提審裁定，2019年9月23日作出再審判決認為：商標使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環節，如物理貼附、市場流通等等，是否構成商標法意義上的“商標的使用”應當依據商標法作出整體一致解釋，不應該割裂一個行為而只看某個環節。在生產制造或加工的產品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態屬于商標法意義上的“商標的使用”。自改革開放以來，涉外定牌加工貿易方式是我國對外貿易的重要方式,隨著我國經濟發展方式的轉變，人們對于在涉外定牌加工中產生的商標侵權問題的認識和糾紛解決，也在不斷變化和深化。歸根結底，通過司法解決糾紛，在法律適用上，要維護法律制度的統一性，不能把某種貿易方式（如本案爭議的涉外定牌加工方式）簡單地固化為不侵犯商標權的除外情形，否則就違背了商標法上商標侵權判斷的基本規則，這是必須加以澄清和強調的問題。恒勝鑫泰公司、恒勝集團公司主張，恒勝集團公司獲得了緬甸公司的商標使用授權，因此不構成侵權。對此，應予指出，商標權作為知識產權，具有地域性，對于沒有在中國注冊的商標，即使其在外國獲得注冊，在中國也不享有注冊商標專用權，與之相應，中國境內的民事主體所獲得的所謂“商標使用授權”，也不屬于我國商標法保護的商標合法權利，不能作為不侵犯商標權的抗辯事由。因此，二審法院認為“恒勝集團公司生產涉案產品經過緬甸商標權利人合法授權”，適用法律錯誤，本院予以糾正。
然在時代威科案中，浙江高院于2022年1月4日裁定駁回時代威科公司的再審申請，認為申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。任何有違商標法的立法本意和宗旨，不正當行使商標權的行為不應得到法律的支持。百聯公司在2010年左右即與德國stahlwerk公司有業務往來，根據其與時代威科公司的關聯關系可以推定，時代威科公司在明知德國stahlwerk公司以及德國“STAHLWERK”商標存在的情況下，卻于2011年在國內申請注冊同類商品上的相同商標，繼而還以該商標為權利基礎，對德國stahlwerk公司授權的勞士頓公司在中國境內定牌加工被訴侵權商品的行為提起侵權之訴，這種行使商標權的方式具有不正當性，有違誠實信用原則。
二、涉外定牌加工商標侵權的基本原則、構成要件
在分析了本世紀20多年來的涉外定牌加工商標侵權的司法政策、學術觀點、典型案例后，呂甲木認為涉外定牌加工商標侵權應該遵循地域性原則、混淆性原則、誠實信用原則和利益平衡原則。地域性原則分為準據法的地域性、權利基礎的地域性、侵權行為的地域性。基于法律適用和權利基礎的地域性，我國法院只保護在我國注冊的商標權，判定是否構成商標侵權行為系根據我國的法律規定的商標侵權行為的構成要件予以認定，是否屬于商標法意義上的商標使用行為，是否造成混淆和是否有損害結果，均應根據我國的法律予以認定，而該行為在目的國等其他國家是否合法不是我國司法機關需要考量的因素。被訴侵權人在境外是否有合法的商標權不是我國法院需要審查的內容。而且境外的商標是否合法有效，是由境外的有關機構根據他們的法律進行審查。在涉外定牌加工中，完全沒有必要考量被訴侵權人是否得到境外合法商標權人的授權這一因素。
涉外定牌加工商標侵權的構成要件為實施了混淆性的商標使用行為、損害結果、因果關系。其歸責原則不是一般過錯責任原則、也不是過錯推定和無過錯責任原則，而是嚴格化的實體法上不可反駁的過錯責任原則。
（一）混淆性的商標使用行為
定牌加工作為市場經濟中的一種貿易形式，加工的產品當然具有使用價值和交換價值，加工行為是一種商業行為，是為了商品流通而進行的制造行為，該產品的最終目的在于投入商業流通以供不特定的消費者使用。在該商品上標注的商標也能起到識別商品來源的作用，在該商品的生產、檢驗、運輸、倉儲、報關、裝船等環節表明該商品與商標持有人具有關聯性，而且該商標使用行為與該商標在目的地的使用行為是連貫的。在涉外定牌加工合同中，境外的定作人也是明確要求境內的加工人在加工的產品上使用其指定的商標。因此，為了保護我國的自有品牌在國際上的競爭力，有必要認定在加工的產品中標注商標屬于具有商業目的的起到標識功能的商標使用行為。
（二）混淆性商標使用的地域范圍
在傳統的地域性原則下，商品、服務、人員、信息是受政治、地理邊界所隔離的。但隨著世界經濟的一體化，貿易的全球化，這種政治、地理邊界的區隔在削弱。注冊商標的使用范圍并不限于注冊國境內已經非常普遍。很多使用中國注冊商標的商品并不在中國境內銷售，而是專門出口到國外銷售，而且這也符合國家鼓勵企業以自有品牌走向國際市場的國家知識產權戰略。另外隨著互聯網和電子商務的發展，市場和信息之間的圍墻已經倒下。全球消費者能夠看到我國淘寶、京東網站上售賣的商品并下單購買，同樣，我國的消費者也能夠在國外的亞馬遜網站下單購買產品。所以，混淆性商標使用的地域范圍不能機械的界定為我國法域內，而應以相關公眾是否具有接觸可能性為準。如果被訴侵權商品沒有在國內銷售，而在境外的亞馬遜網站銷售，我國的消費者能夠通過互聯網看到該商品的，則屬于混淆性的商標使用行為。此外，針對作為商標使用是否屬于混淆性使用的判斷主體的相關公眾的地域范圍問題，基于地域性原則，一般認為相關公眾的地域范圍與商標使用的地域范圍一樣，也應該是中國境內。
（三）利益平衡中的公共政策考量
1.地域性與全球化、互聯網的沖突與協調
（1）傳統地域性環境下，人、貨物、服務、信息是受政治邊境和地理空間隔離的；（2）全球化背景下，要求既要開放國內市場，又要保護國內弱小產業，更要鼓勵國內自主品牌、民族品牌走向國際市場，參與國際競爭；（3）在國際互聯網互聯互通的情況下，傳統的地域邊境被打破；隨著電子商務的發展，國際市場與國內市場的界限在縮??；相關公眾的地域界限變得模糊。
2.貼牌生產與自主品牌的政策平衡
（1）貼牌生產是落后的微利產業，但是就業和創匯的大軍，是民營經濟的重要組成部分；（2）自主品牌是國家創新能力和國際市場競爭力的體現，是民族經濟的支柱。
3.結論
既要保護正當的貼牌生產企業，也要保護走向國際市場的自主品牌。臺灣基于有利于本地區企業接單考量，認為涉外定牌加工的“回銷行為”不應該視為相關商標規定中的使用行為。
三、涉外定牌加工商標侵權判斷標準建議
（一）總體標準
1.基于地域性，境外是否有合法的商標權不是我國商標侵權行為的考量因素；2.與國內商標侵權構成要件一樣，是否盡到審查注意義務不是我國商標侵權行為的構成要件；3.涉外定牌加工如存在混淆可能性則屬于商標法意義上的商標使用行為，混淆可能性以境內相關公眾是否有接觸可能性為標準，如出口商品在境外在電商網站、電視購物、報刊雜志等渠道銷售的，則推定具有混淆可能性；4.境內商標違反誠信原則的，不予保護；5.涉外定牌加工有正當理由的，不構成侵權。
（二）具體標準
1.境內相關公眾沒有接觸可能性的，則不構成混淆性的商標使用行為，不構成侵權。
2.在境內在先使用未注冊商標的涉外定牌加工不構成侵權。
3.涉外定牌加工中，若境內注冊商標權人系違反誠信原則搶注商標的，則不應認定他人的涉外定牌加工行為構成侵權。商標的注冊和使用要符合誠實信用的原則，由于現在全球一體化的發展，世界已經變成“地球村”，很多中國人也開始搶注國外的商標。這種搶注有三類：第一類是惡意的搶注，如境外商標權利人與境內的注冊商標權人曾有過合作關系或者有意向合作關系或者有其他利害關系的。這種情況下，境內注冊商標權人是明知該商標在境外已有合法的商標權但未在中國注冊而予以搶注。第二類是機會搶注，如境內的注冊商標人因為參展等原因有機會接觸該商標在境外已有合法的商標權但未在中國注冊而予以搶注。第三類是推定的搶注，境內注冊商標權人在其申請注冊該商標之前，曾將同類商品銷售到境外商標的注冊國。因為在這種情況下，境內的商標權人在境外商標的注冊國已經有市場份額，應當了解境外同類商品的商標注冊狀況，于此情況下，推定境內注冊商標權人應當知道在其注冊前境外已經有合法的商標權人。因此，在涉外定牌加工中，若境內注冊商標權人知道或者應當知道在其注冊前境外已經有合法商標予以搶注并主張商標的，不予保護。
4.在涉外定牌加工中，對類似商品和近似商標的判斷可以以無接觸可能性不構成混淆為由認定不侵權，但對馳名商標例外。
第三部分 貼牌生產專利侵權認定思路
在該部分，呂甲木首先梳理了本世紀以來司法實踐中關于貼牌生產專利侵權的司法觀點，然后對現行法律如何界定“制造”進行了講解，最后從實務指導的角度出發，對最高人民法院自敖某訴飛利浦案件以來關于貼牌生產、招投標中如何認定專利產品制造者的裁判標準予以歸納梳理。
一、司法實踐關于定作人責任的觀點
對本世紀以來涉外定牌加工中的定作人、委托人、招投標中的招標人等是否系被訴侵權專利產品的制造者，主要有以下幾種觀點:
（一）定作人為專利產品的制造者
北京高院：《專利侵權判定指南》（2013年）第89條規定委托他人制造或者在產品上標明“監制”等類似參與行為應當認定為制造發明或者實用新型專利產品的行為。北京一中院2022年審理的北京利而浦公司與魏建峰侵犯外觀設計專利權糾紛上訴案；上海一中院2000年審理的上海泰豐公司訴上海公爵公司專利侵權糾紛案；上海高院2011年審理的浙江寶石公司與重機株式會社侵害外觀設計專利權糾紛上訴案均認定定作人為制造者。
（二）專利產品上識別性標志所有者為專利產品制造者
廣東高院2006年審理的廣州市佰鎰公司與曹湛斌侵犯專利權糾紛上訴案；2011年審理的寧波世家潔具公司等與江孝宏侵害實用新型專利權糾紛上訴案；江蘇高院2007年審理的臨沂康寶公司與好孩子公司等專利侵權糾紛上訴案；2009年審理的上海大金公司與廈門燦坤公司侵犯外觀設計專利權糾紛上訴案均以最高人民法院法釋[2002]22號批復的“經研究，我們認為，任何將自己的姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現在產品上，表示其為產品制造者的企業或個人，均屬于《中華人民共和國民法通則》第一百二十二條規定的‘產品制造者’和《中華人民共和國產品質量法》規定的‘生產者’”規定，認定產品上識別標志所有者為制造者。
（三）定作人與承攬人為共同制造者
上海高院2001年審理的億利達公司與盧恩光專利侵權糾紛上訴案；北京一中院2011年審理的中奧通公司訴中國科學院自動化研究所等侵犯發明專利權糾紛案；最高院2007年審理的上訴人華紀平、合肥安迪華公司與被上訴人上海斯博汀公司、如東縣豐利公司、南通天龍公司侵犯專利權糾紛案認定定作人與承攬人共同侵權。
（四）提供技術方案或技術要求的定作人與實際生產者一起屬于制造者
最高院2012年審理的敖某與飛利浦申請再審案中認為：“在委托加工專利產品的情況下，如果委托方要求加工方根據其提供的技術方案制造專利產品，或者專利產品的形成中體現了委托方提出的技術要求，則可以認定是雙方共同實施了制造專利產品的行為。”最高院在東莞鴻鼎公司與東莞康勝公司、棋勝公司、信陽農林學院侵害實用新型專利權糾紛案中持同樣觀點【（2019）最高法知民終181號】。最高院在沈陽中鐵公司、哈爾濱減速頂調速中心侵害實用新型專利權糾紛再審案中認為，對哈鐵減速頂中心相關行為的法律定性應當考察以下因素：第一，寧波中鐵公司的加工生產行為完全受控于哈鐵減速頂中心，哈鐵減速頂中心在合同中為寧波中鐵公司指定了減速頂的型號及各項技術指標，并約定哈鐵減速頂中心有權對寧波中鐵公司的加工生產行為進行檢查、監督及提出整改要求；第二，寧波中鐵公司在加工完成的減速頂產品上并不標注公司標識，而是交由哈鐵減速頂中心標注其專屬的“TDJ-205”型號及單位名稱。哈鐵減速頂中心雖沒有在物理上實施制造行為，但基于其對寧波中鐵公司制造行為的控制，以及最終成品標注哈鐵減速頂中心專屬的產品型號和單位名稱這一事實，應當認定哈鐵減速頂中